En primera medida, debe ser claro que el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se rige en virtud del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Dicho sistema está conformado por las partes contratantes de las cuales 98 (países miembros) hacen parte del Protocolo de Madrid ¹ y abarcan 114 países. Esos miembros representan más del 80% del comercio mundial y se ampliará a medida que aumente el número de miembros.

Basados en lo anterior, el Protocolo de Madrid ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (miembros de la Unión de Madrid), mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacionales (Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y no se requiere de un agente local en los países designados para la solicitud ².

La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante. El protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países³.

Mediante la Ley 1455 de 2011, se aprobó en Colombia el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y su reglamento, el cual entró en vigor el 29 de agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del sistema de Madrid⁴.

Es de destacar que quienes pueden presentar una solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC es cualquier persona que tenga nacionalidad colombiana, tenga domicilio o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio colombiano.⁵

Para lograr un mejor entendimiento frente al mencionado Protocolo y su funcionamiento es importante señalar que éste hace parte de la denominada Unión de Madrid la cual está compuesta por las partes contratantes del arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. La oficina de la parte contratante en la cual se solicita el registro de una marca de base se denomina “oficina de origen”, es un registro internacional, pueden seleccionarse las partes contratantes en las que se desea proteger la marca, de todos modos, podrá ampliarse posteriormente el alcance geográfico del registro internacional en virtud del sistema de Madrid.

La OMPI lleva a cabo un examen de forma de la solicitud internacional, aunque es posible que las partes contratantes impongan requisitos y procedimientos específicos respecto de las solicitudes, los registros o las designaciones en el marco del Sistema de Madrid. En lo atinente a las declaraciones, el arreglo y el protocolo de Madrid así como su reglamento común, permiten a las partes contratantes efectuar declaraciones acerca del Sistema Internacional de Registro, en particular, en relación con la notificación de denegaciones y la recaudación de tasas individuales. Es importante tomar en consideración esas y otras declaraciones a la hora de designar una parte contratante⁶.

A partir de lo anterior, se puede observar que este sistema de registro internacional no solo simplifica tramites, si no resulta también de suma importancia para evitar problemas de usurpación y conflicto de marcas al momento de entrar al mercado extranjero y debe ser tenido en cuenta dentro de las estrategias comerciales de toda empresa, pues siempre se debe estar abierto a la posibilidad de exportar sus productos o abrir mercado en diferentes países. Dicho registro de marca internacional facilita el reconocimiento extranjero de sus derechos exclusivos sobre sus intangibles.

Registrar una marca en el extranjero también ofrece la oportunidad de conceder una licencia sobre la marca a terceros (por lo general junto con otros derechos de propiedad intelectual) o puede sentar las bases para que la empresa desarrolle una estrategia de franquicia o de canales de distribución y venta, ⁷otorgando así un valor adicional a su marca registrada y un factor generador de activos.

Tratados administrados por la OMPI⁸